Теория и практика использования интеллектуальной собственности в качестве гаранта инвестиций
Договоримся, что под термином «инвестиции» понимается предоставление кредитором финансовых средств должнику на любых условиях (кроме безвозмездных), то есть когда целью кредитора является не только возврат вложенных средств, но и получение прибыли от сделки.
Например: некое предприятие или предприниматель владеет патентом на новую технологию. Для его освоения необходимы средства на технологию и прочие капиталовложения. Имеется и потенциальный кредитор, готовый финансировать проект при условии гарантии своих интересов. В этом случае отношения между кредитором и должником могут быть оформлены двумя последовательными сделками:
1-я – должник уступает свой патент кредитору;
2-я – кредитор выдает должнику (то есть бывшему патентообладателю) полную возмездную лицензию на использование этого патента в течение нескольких лет. При этом срок действия лицензионного договора рассчитывается исходя из предполагаемой рентабельности будущего производства и величины прибыли инвестора.
Возникает вопрос: а как построить дальнейшие отношения сторон, то есть, как вернуть патентные права обратно действительному патентообладателю после его добросовестного расчета с кредитором? Здесь есть два варианта:
1-й – срок лицензионного договора предусматривается равным сроку действия патента, при этом возмездная форма лицензии переходит в безвозмездную с момента добросовестного выполнения лицензиатом своих обязательств по платежам;
2-й – в лицензионном договоре прямо или в завуалированной форме можно обязать кредитора вернуть патент должнику после выплаты им долга.
Предложенная схема взаимоотношений сторон позволяет добиться такого положения, когда кредитор (то есть новый патентообладатель) после предоставления полной лицензии должнику (прежнему патентообладателю) не будет иметь возможности распоряжаться патентом каким-либо образом, например, предоставлять лицензии конкурентам должника, а последний будет иметь абсолютно все права по использованию патента, кроме уступки его третьим лицам.
Поскольку процесс заключения обеих сделок (по уступке патента и предоставлению лицензии), а также процесс их легализации занимает достаточно протяженный период, то во избежание неприятных неожиданностей, которые могут за это время возникнуть, советую оба договора готовить и подписывать одновременно, а дату заключения лицензионного договора поставить после государственной регистрации сделки по уступке патента. Что мы достигаем таким путем?
1. За срок действия возмездной лицензии должник возвращает кредитору основной долг и прибыль в виде лицензионных платежей. При этом кредитор, в принципе, может получить больше того, на что рассчитывал.
2. Кредитор (в силу особенностей отношений сторон по лицензионному договору) имеет право на доступ к документации должника и таким образом может обезопасить себя от надувательства.
3. Самое главное – кредитор имеет право прекратить лицензионный договор (если должник не выполняет обязательств по платежам), а затем блокировать производство должника, используя запретную функцию патента.
Такого многогранного и весомого эффекта по контролю за инвестициями нельзя было бы добиться, если бы отношения между должником и кредитором были оформлены только кредитным договором.
Если промышленник и инвестор желают заключить именно кредитный договор, то в качестве гарантии возврата кредита можно использовать залог нематериальных активов должника.
Например: кредитор и должник подписывают кредитный договор под залог патента, принадлежащего должнику. В залоговом договоре, который является частью собственно кредитного договора, предусматривается также возможность должника пользоваться всеми правами патентообладателя, кроме уступки патента третьему лицу, или использование этого патента как объекта залога в иных сделках.
В соответствии с законодательными положениями о залоге, в случае невыполнения должником своих обязательств, предмет залога (в нашем случае патент) должен быть продан кредитором с публичных торгов. Таким образом обеспечивается его реальная рыночная стоимость. Из полученной от продажи выручки кредитор оставляет себе причитающееся ему по кредитному договору, а также компенсирует свои расходы по организации продажи. Остальное, если оно есть, возвращается должнику. Из этого вытекает одно важное обстоятельство: залоговая стоимость предмета залога должна быть меньше его предполагаемой стоимости.
Какие же сложности возникают при использовании в качестве объектов залога нематериальных активов (например, патентов)?
1. ИС не является товаром всеобщего или даже широкого пользования. Круг потребителей конкретного объекта ИС чрезвычайно узок. К тому же, как правило, для реального использования такого объекта требуется не только формальное право, но и много других составляющих, например специальное оборудование или сопутствующие патенту ноу-хау, которые остаются в распоряжении прежнего владельца патента.
2. Процедура легализации сделки по уступке патента длительна и сложна. Она может быть счастливо завершена лишь при желании обеих сторон.
Таким образом продать патент с аукциона практически нереально и к тому же заставить патентообладателя оформить уступку патента нежелательному лицу (например, своему конкуренту) тоже будет непросто, то есть проблем с такой «гарантией» у кредитора будет больше чем без нее.
При каких же условиях эта схема может быть все-таки использована на практике?
1. Если патент имеет реальный коммерческий вес на рынке.
2. Если в договоре залога предусмотрена обязанность должника добросовестно выполнять все зависящие от него физические и юридические действия по передаче прав на патент любому претенденту, выбранному кредитором.
3. При одновременном подписании всех необходимых документов по оформлению кредита, залога и уступке патента. Последний договор подписывается патентообладателем до указания его правопреемника, и дата, естественно, не проставляется. Эта превентивная мера оказывается достаточно действенной и обеспечивающей выполнение должником своих обязательств.
В обоих рассмотренных выше случаях вместо патента как объекта ИС может быть использован товарный знак. Имеются, конечно, особенности оборота этого объекта ИС, но они, в принципе, не препятствуют (а в ряде случаев даже помогают) инвестору добиться от должника желаемого. Например, за счет того, что должник одним товарным знаком, как правило, маркирует весь ассортимент своей продукции, тогда как патент используется зачастую при изготовлении лишь одного изделия. Таким образом перспектива потерять контроль над своим товарным знаком может быть весьма серьезным уроном для должника.
Бывает ситуация, когда уступка патента, либо использование его в качестве объекта залога неприемлема для должника. Он во что бы то ни стало хочет сохранить контроль над ним. В этом случае должник может на определенное время передать исключительное право кредитору на одно из основных полномочий, вытекающих из патента. Например, исключительную или простую лицензию на продажу запатентованного товара. Условия лицензии должны быть рассчитаны так, чтобы за время ее действия кредитор смог вернуть себе причитающееся по кредитному договору. Кроме того, лицензионный договор должен содержать принципы (условия), обеспечивающие кредитору-лицензиату более выгодное положение на рынке сбыта товара. В этом варианте кредитору предстоит приложить дополнительные усилия для получения своей выгоды, самостоятельно продавать товар должника. Но именно это обстоятельство и является гарантией того, что интересы кредитора будут соблюдены.
В лицензионном договоре на право продажи можно предусмотреть и такую ситуацию, когда товар должника потеряет позицию на рынке еще до того, как кредитор получит полностью свою выгоду. Если это происходит по вине кредитора-продавца, то должник не должен компенсировать ему потерю. Если же причиною этому будет виновное поведение должника либо объективные обстоятельства, то должник обязан будет компенсировать кредитору недостающее из своих источников.
Все вышесказанное может быть основой для развития самых разных схем и комбинаций гражданско-правовых сделок с участием объектов интеллектуальной собственности. Сегодня в практике еще редко встречаются «не типовые», нелицензионные договоры. А ведь это весьма емкий и многоплановый документ. В нем можно добиться как паритетного положения сторон, так и серьезного превалирования интересов одной из сторон.
В случае, когда лицензионный договор используется как второй план к кредитному и служит гарантом его выполнения, превалирование интересов инвестора просто необходимо. Но следует блюсти и интересы должника, чтобы не допустить его чрезмерного порабощения кредитором. Баланс на этой грани и есть искусство патентного поверенного. И соблюсти его вполне возможно, так как условия лицензионного договора регулируются законодательством РФ в очень слабой степени, а в основном они являются продуктом согласия сторон сделки.
Стенли Соммерсби, бизнес консультант, основатель и президент бизнес-проекта «Дижон.ру — бизнес-клуб профессиональных менеджеров» , автор публикаций в области маркетинга, брендинга, франчайзинга, рекламы, pr, реорганизации бизнеса, формировании лояльности и мотивации, hr, автор и ведущий различных бизнес-тренингов.
Источник
5 способов монетизации интеллектуальной собственности
Частнопрактикующий специалист в области интеллектуальной собственности, юрист ООО «РусБан – Трейд»
специально для ГАРАНТ.РУ
Объекты интеллектуальной собственности образуются благодаря творческой и изобретательской деятельности людей. Однако определить, каким способом можно получить выгоду от результатов творческого труда, довольно затруднительно. В своей авторской колонке попробую выделить возможные варианты монетизации интеллектуальной собственности.
Термин «монетизация» все чаще используется в речи и в бизнес-литературе. Он означает возможность получения прибыли от использования или продажи какого-либо объекта. При грамотном распоряжении имуществом монетизировать можно любые объекты, в том числе и нематериальные, к которым относятся результаты творческого труда. Так, по сведениям из годового отчета за 2018 год компании «Газпром», экономический эффект от использования патентов в производстве составил 10,3 млрд руб. в прошлом году и более 25 млрд руб. за 2016-2018 гг.
Первым этапом на пути к получению прибыли является обеспечение режима правовой охраны в отношении интеллектуальной собственности. В зависимости от отрасли, к которой относится результат творческого труда, для закрепления прав за создателем может потребоваться ряд действий. Например, для удостоверения прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец необходима подача заявки и последующее получение патента, подтверждающего правомочия обладателя. Для объектов авторских и смежных прав, таких как: литературные произведения, фонограммы, программы для ЭВМ, аудиовизуальные произведения и другие, достаточно выражения результата интеллектуальной деятельности в объективной форме, после чего права возникают автоматически. В отношении средств индивидуализации также действует заявительский порядок удостоверения прав, то есть лицо, которому принадлежит обозначение, подает заявление на регистрацию в Роспатент.
Стоит отметить, что обеспечить действующую правовую охрану объекта интеллектуальной собственности – главная задача для обладателя интеллектуальной собственности. Благодаря этому, во-первых, подтверждается законность полномочий; во-вторых, владелец получает абсолютное право на использование объекта; а в-третьих, приобретает способность защитить свои интересы в случае недобросовестных действий третьих лиц.
После того как права оформлены и закреплены полагающимся образом, правообладателю стоит задуматься, каким образом использовать принадлежащий объект. В зависимости от полноты правомочий допустимо выделить следующие способы монетизации интеллектуальной собственности:
1. Получение прибыли в результате полного правообладания. В таком случае лицо лично пользуется и распоряжается результатом интеллектуальной деятельности. Монетизация происходит за счет самостоятельного продвижения и распространения владельцем объекта, выраженного в материальной форме. Предположим, изобретатель воплощает запатентованное изобретение и в дальнейшем распространяет его через розничные сети. Этот способ получения прибыли является одним из наиболее частых, но не всегда очевиден, поскольку потребители не всегда осознают, сколько и каких объектов интеллектуальной собственности используется для производства определенного товара. Например, повар может запатентовать свой уникальный рецепт и затем начать реализацию готовых блюд через интернет-пространство или кафе быстрого питания. Или пекарь может начать производство хлеба и другой выпечки по лично изобретенным рецептурам, составленным в результате отработки в домашних условиях. Так, рецепт и способ приготовления широко известного печенья «Юбилейное», которое можно найти в любом продуктовом магазине, охраняется в соответствии с патентом на изобретение № RU2034482C1.
2. Другим способом получения прибыли считается выгода от процессов, происходящих параллельно с использованием объектов интеллектуальной собственности. Заметки популярных блогеров, известные видеоролики на YouTube-каналах – создатели и авторы этих аудиовизуальных и литературных произведений извлекают ощутимый доход. При этом подавляющая часть вырученных средств зарабатывается за счет рекламы, которая сопровождает объекты авторских и смежных прав.
3. Интересным и нетрадиционным способом монетизации может стать краудфандинг– коллективное финансирование какого-либо проекта. Любой человек вправе опубликовать на специальных краудфандинг-платформах, например, чертеж изобретения, которое он желает воплотить в жизнь, но не располагает средствами для этого. В дальнейшем желающие вносят средства на специальный счет до тех пор, пока не соберется необходимая сумма. С одной стороны, в таком случае вопрос прибыльности спорный, а с другой: автор реализует идею без личных затрат. Стоит отметить, что иногда краудфандинг-проекты получают финансирование, которое значительно превышает размер заявленного. Так, в 2017 году, Николай Белоусов собрал с помощью краудфандинга деньги на производство надувного дивана «Биван» в размере 3,9 млн руб., при этом изначально запланированная сумма сбора составляла 1 млн руб.
4. Доход от передачи права пользования интеллектуальной собственностью. В этом случае речь идет о заключении лицензионного соглашения. Авторы песен, исполнители, создатели фонограмм предоставляют права на использование результатов творческого труда организациям, по управлению на коллективной основе и получают периодические отчисления или единовременную выплату. Заключение лицензионных соглашений допустимо в отношении практически любых объектов интеллектуальной собственности (за исключением ряда средств индивидуализации и секретов производства). В отношении товарных знаков популярна передача права на использование по договору коммерческой концессии или договору франчайзинга. В таком случае передаются права на комплекс объектов интеллектуальной собственности, вместе составляющих бренд компании. К примеру, по сведениям, представленным на официальном сайте компании McDonald’s: «В настоящее время более 80% предприятий «Макдоналдс» по всему миру принадлежат и управляются независимыми местными партнерами – Франчайзи». При этом, согласно рейтингу самых дорогих брендов мира 2019 года по версии Forbes, McDonald’s занимает 10-е место и выручка компании достигает $96,1 млрд.
5. Прибыль от продажи интеллектуальной собственности. Такой способ монетизации предусматривает полную передачу прав на объект другому лицу. Отрицательным моментом становится то, что первоначальный обладатель лишается прав на материальные притязания в отношении принадлежавшего ему объекта. Положительное обстоятельство – размер получаемого дохода. Сумма, уплачиваемая за передачу прав по договору отчуждения, весьма внушительна и иногда превышает доходы, которые предполагалось получить за несколько лет использования объекта. Популярность договоров отчуждения обусловлена позицией покупателя интеллектуальной собственности: в таком случае он становится полноправным владельцем и способен самостоятельно контролировать использование объекта и распоряжаться им по собственному усмотрению.
Статистика показывает, что передача прав на объекты интеллектуальной собственности может стать выгодным занятием. Так, по сведениям из годового отчета в области устойчивого развития за 2018 год компании «Роснефть», компания потратила на НИОКР 32,1 млрд руб. и приобрела 57 патентов. А также прошли испытание 149 новых технологий, общий экономический эффект от использования которых оценивается в 905 млн руб.
Перечисленные выше способы монетизации объектов интеллектуальной собственности свидетельствуют о том, что нематериальные активы имеют вполне реальную, материальную стоимость и способны приносить ее обладателю ощутимую прибыль – главное выстроить работоспособную систему.
Источник