Секрет производства (ноу-хау): правовой статус
Ведущий юрисконсульт ООО «ЯНДЕКС»
специально для ГАРАНТ.РУ
Настоящая колонка посвящена обзору секрета производства (известного также как ноу-хау) как результата интеллектуальной деятельности в понимании российского законодательства и в срезе российской судебной практики. В статье рассматривается правовой статус секрета производства, отдельные аспекты режима коммерческой тайны в отношении такого объекта, особенности реализации права распоряжения им, ситуации, при которых у такого результата интеллектуальной деятельности могут быть несколько независимых правообладателей.
Периодически юридическому сообществу становится известно о судебных процессах в отношении информации, являющейся секретом производства (например, Постановление Суда по интеллектуальным правам от 16 ноября 2017 г. по делу № А33-28905/2016). Иногда такие судебные споры становятся следствием перехода сотрудника из одной организации в другую, когда в связи с трудовой деятельностью на предыдущем месте работы ему стал известен секрет производства, в отношении которого был введен режим коммерческой тайны, а работник (например, ввиду недобросовестности или в корыстных целях) разгласил его коллегам на новом месте работы.
Поскольку для судебной практики секрет производства, как объект споров сторон, не такое частое явление и нередко возникают вопросы относительно его правового статуса, разграничения с понятием коммерческой тайны, целью данной колонки является освещение правового статуса секрета производства (ноу-хау) как результата интеллектуальной деятельности и его соотношение с коммерческой тайной.
Понятие секрета производства
Секрет производства как результат интеллектуальной деятельности знаком действующему российскому законодательству, что нашло свое закрепление в главе 75. «Право на секрет производства (ноу-хау)» Гражданского кодекса. Понятие секрета производства приведено в ст. 1465 ГК РФ следующим образом: «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны».
Двойное именование обсуждаемой категории результатов интеллектуальной деятельности (как секрет производства, так и ноу-хау) объясняется тем, что ноу-хау – это результат калькирования в отечественное законодательство термина know-how из англо-саксонского права. Дословно его можно перевести как «знать-как» (то есть под этим понимаются знания практического или технического характера, ставшие известными в результате опыта или исследования). И в целях гармонизации отечественной нормативно-правовой базы праву иностранных государств (в том числе и для защиты отечественных обладателей секретов производства) было введено такое дополнительное обозначение к термину секрет производства.
В качестве сведений, составляющих секрет производства, В. Никитин выделяет следующие 1 :
- сведения о результатах научных исследований;
- техническая и технологическая документация;
- результаты опытов и испытаний;
- методики;
- материалы исследования применяемых технологий и технологических процессов;
- прогнозируемые оценки рыночной конъюнктуры;
- тенденции развития техники и технологий;
- сведения о поставщиках и покупателях;
- информация об условиях и ценах по договорам, которые заключаются или о заключении которых ведутся переговоры.
Этот перечень не является исчерпывающим, и в перечень таких сведений могут входить и иные сведения.
В качестве конкретных примеров секрета производства можно вспомнить процесс создания гидроизолирующего материала «Пенетрон», химического состава напитка «Кока-Кола», техническую документацию по блокам подготовки газа автоматический БПГА «Исток-1» (по последнему примеру см. Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19 января 2017 г. № Ф06-15816/2016 по делу № А65-7789/2016).
Однако не все такие сведения могут быть признаны секретом производства. Пункт 2 ст. 1465 ГК РФ определяет, что секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.
Правовая охрана секрета производства (ноу-хау)
Правовая охрана секрета производства выражается в том, что секрет производства признается законодательством самостоятельным результатом интеллектуальной деятельности, в виду чего обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования и распоряжения любым не противоречащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений (см. п. 1 ст. 1466 ГК РФ).
Ввиду этого, если лицо неправомерным образом получит информацию, представляющее собой секрет производства ее обладателя, и это станет причиной нарушения исключительного права такого обладателя, последний будет вправе защищать свои нарушенные права всеми допустимыми с точки зрения закона средствами, добиваясь устранения такого нарушения.
Однако если лицо добросовестно и независимо от других обладателей секрета производства стало обладателем сведений, составляющих содержание охраняемого секрета производства, такое лицо приобретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ). Такая норма позволяет сделать вывод о том, что у секрета производства может быть несколько независимых обладателей, если каждый из них правомерно и отдельно от других смог в силу опыта, знаний либо исследований достигнуть того информационного результата, который представляет собой соответствующий секрет производства.
В то же время, наличие этой нормы позволяет говорить о том, что законодатель, в целях развития и стимулирования инноваций и конкуренции (в первую очередь, в промышленной сфере деятельности), тем самым позволяет различным лицам получить правовую охрану на один и тот же, по сути, секрет производства.
При этом, законодательно определено, что правовая охрана в отношении секрета производства (в виде предоставления его обладателю в отношении него исключительного права на секрет производства) действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание (ст. 1467 ГК РФ). Как только конфиденциальность сведений, составляющих секрет производства, утрачивается, исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей. При этом если обладатель такого секрета производства пожелает прекратить его правовую охрану путем правомерного раскрытия конфиденциальной информации, составляющей секрет производства, законодательно он не обязан уведомлять иных обладателей такого секрета производства о своем решении и наступающих вследствие этого правовых последствиях и тем более согласовывать с ними такие свои действия.
Сведения могут считаться конфиденциальными, если в отношении них введен режим коммерческой тайны. Этот вывод сделан на основании п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», который изложен следующим образом: «Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны».
Соответственно, чтобы обладатель информации мог считать такую информацию своим секретом производства, он должен принять все необходимые меры, чтобы в отношении такой информации действовал режим коммерческой тайны, который предусмотрен положениями Федерального закона от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». При отсутствии режима коммерческой тайны лицензионный договор на секрет производства может быть признан незаключенным (см. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2017 г. по делу № А40-137995/2016).
Как верно отмечает П. Гулидов 2 , указанный федеральный закон не предусматривает определенного способа прекращения режима коммерческой тайны в отношении информации конфиденциального характера. Также ни этот закон, ни положения ГК РФ не предусматривают исключений для восстановления режима правовой охраны секрета производства, если действия по разглашению такой информации носили неправомерный характер. Поэтому если представить ситуацию, в соответствии с которой в ходе открытого судебного разбирательства будет установлено, что разглашение лицом сведений, составляющих содержание секрета производства, было незаконным и данное лицо будет привлечено к ответственности за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, исключительное право на такой секрет производства все равно можно считать прекращенным уже по тому основанию, что указанные сведения стали известны неопределенному кругу лиц.
Распоряжение правами на секрет производства
Помимо такого своеобразного вида распоряжения исключительным правом на секрет производства, как совершение действий по раскрытию сведений, составляющих его содержание (то есть досрочное прекращение исключительного права), обладатели вправе также передать (произвести отчуждение) исключительное право на секрет производства в полном объеме другой стороне (ст. 1467 ГК РФ) или предоставить другой стороне право использования (лицензию) соответствующего секрета производства в установленных договором пределах (ст. 1468 ГК РФ).
И если в отношении отчуждения исключительного права следует, главным образом, иметь в виду положения п. 2 ст. 1467 ГК РФ, согласно которым при отчуждении исключительного права на секрет производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (то есть чтобы прежний обладатель исключительного права, после получения вознаграждения за секрет производства, не обнулил коммерческую ценность переданного секрета производства путем разглашения его содержания, и тем самым лишил выгоды нового обладателя), то про лицензионный договор можно рассуждать более подробно.
Лицензионный договор на ноу-хау
Как и в случае с отчуждением исключительного права на секрет производства, к отношениям сторон по лицензионному договору также применимы ограничения относительно разглашения информации. Так, согласно ст. 1469 ГК РФ, лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства. Это объясняется той же необходимостью сохранить коммерческую ценность секрета производства в случаях, когда лицензиат перестал быть связан условиями такого лицензионного договора. И чтобы у него не было соблазна раскрыть сведения, составляющие секрет производства, по истечении срока действия договора (и тем самым причинить вред действующим обладателям такой информации), полагаем, на этот случай и предусмотрено данное законодательное ограничение.
Если говорить про срок действия лицензионного договора, то ГК РФ не устанавливает определенные требования к нему. Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия. Однако если срок в договоре не конкретизирован, то за каждой из сторон законодательно закреплено право на односторонний отказ от договора с обязательным условием предварительного предупреждения другой стороны об этом в срок не позднее, чем за 6 месяцев до даты вступления такого отказа в силу (ст. 1469 ГК РФ). При этом, стороны вправе закрепить в договоре иной, более длительный срок такого предварительного уведомления.
Лицензия на использование секрета производства может быть предоставлена в том числе и в рамках договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ, Решение Советского районного суда г. Казани (Республика Татарстан) № 2-2216/2017 2-2216/2017
В целом, можно говорить о том, что такой правовой институт, как секрет производства, нашел определенное правовое закрепление в действующем законодательстве, что позволяет обладателям сведений, составляющих секрет производства, в полной мере реализовывать свои правомочия относительно такого объекта интеллектуальных прав и защищать такие свои права в судебном и внесудебном порядке на основании действующей нормативно-правовой базы.
Высказанные в настоящей статье суждения являются личным мнением автора и могут не совпадать с официальной позицией ООО «ЯНДЕКС».
Источник
Применение ноу-хау на практике
Ноу-хау, несмотря на распространенность этого термина, в практике российских предприятий достаточно редко используется в качестве объекта интеллектуальной собственности. Хотя многие компании и говорят о своих ноу-хау, в реальности их разработки зачастую не оформлены в этом качестве. Так что же такое «ноу-хау»?
Выявление ноу-хау в бизнесе
Согласно статье 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) могут быть сведения, имеющие коммерческую ценность и не известные третьим лицам. Причем под сведениями, входящими в ноу-хау, понимается информация любого типа о результатах интеллектуальной деятельности.
Получается, что любой бизнес-процесс, итогом реализации которого становится сокращение расходов или получение доходов, может быть оформлен в качестве ноу-хау. При этом для ноу-хау не нужна государственная регистрация, а значит оформить его можно быстро.
Единственное условие – введение режима коммерческой тайны. Другими словами, ноу-хау является универсальным инструментом, обеспечивающим правовую охрану секретов производства.
Но это не единственное его достоинство. Помимо защиты прав предприятия на секреты производства, оформление ноу-хау способствует справедливой оценке интеллектуальной собственности.
Ведь применительно к материальным активам известно, сколько каждый объект стоит и какой ущерб предприятие получит от его потери. А сколько бизнес может потерять от утраты технологии?
К тому же учет ноу-хау в составе нематериальных активов дает возможность значительно улучшить финансовые показатели предприятия. Зачастую последний аспект становится решающим фактором при выборе ноу-хау как формы защиты интеллектуальной собственности.
Механизм создания и оформления ноу-хау
Ноу-хау может быть создано в рамках выполнения НИОКР, когда проект реализуется целенаправленно для разработки этого ноу-хау. В таком случае оно будет положительным результатом НИОКР, а затраты на разработку будут включены в стоимость полученного нематериального актива.
Другим способом получения ноу-хау является его выявление в ходе инвентаризации. Подобный подход позволяет принять к учету имеющиеся у предприятия технологии, которые были получены в результате повседневной деятельности, а процесс их разработки не оформлялся. В последнем случае ноу-хау отражается в балансе по рыночной стоимости.
Предприятие вместе с тем получит не только справедливую оценку своей интеллектуальной собственности, но и прочий (внереализационный) доход в текущем периоде. Отметим, что доход от принятия к учету выявленных нематериальных активов в 2019 году не облагается налогом на прибыль.
Изменения в ст. 251 НК РФ действовали в 2018-2019 гг. В настоящее время в Госдуму внесен законопроект по продлению льготы по налогу на прибыль. Гардиум отслеживает развитие ситуации.
Для оформления ноу-хау не нужно обладать специальными разрешениями или лицензией.
Потенциально это может сделать любое предприятие, но ему будет необходимо наличие компетенций, исключающих риск дальнейшего оспаривания прав на полученный объект. Практика показывает, что обязательно требуется участие профессиональных юристов, патентных поверенных, технических писателей, оценщиков и бухгалтеров. Гардиум объединил в своем коллективе экспертов всех профилей и использует комплексный подход к реализации проектов, направленных на повышение капитализации предприятий за счет интеллектуальной собственности. В итоге наши заказчики получают полный спектр услуг, включающий идентификацию, оформление и оценку результатов интеллектуальной деятельности, а также сопровождение бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов. Закажите звонок, и мы проконсультируем, как выявить и поставить на учет ноу-хау в вашем бизнесе.
Источник