Исключительные права как инвестиции

Стартап и инвестор: как оформить инвестиции в проект и избежать юридических конфликтов

Юрист в сфере ИТ, корпоративного и договорного права Евгений Рябов написал для vc.ru колонку о том, какие способы инвестирования в бизнес существуют, чем они отличаются и какой стоит выбрать в конкретном случае.

Сколько ни общаюсь со стартапами и предпринимателями, тема оформления инвестиций у большинства из них до сих пор вызывает больше вопросов, чем ответов. Вопросы что несколько лет назад, что сейчас — одинаковые: какие завести инвестиции в компанию и как всё это правильно оформить.

Способов инвестирования бизнеса существует множество. Многое здесь зависит от вида бизнеса, инвестиций и творчества сторон (их юристов). Я раскрою наиболее распространённые способы инвестирования проектов на примере ООО, поскольку это наиболее распространённая форма организации бизнеса в России.

Способ № 1. Инвестиции в виде вклада инвестора в уставный капитал компании

Этот способ инвестирования регламентируется статьёй 19 «Закона об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопреки распространённому мнению, размер инвестиций здесь не влияет на степень размытия долей основателей компании. Поясню.

Например, для получения доли размером 10% инвестор должен увеличить уставный капитал компании на 5 тысяч рублей. Но сумма оговоренных инвестиций составляет 5 миллионов рублей. У многих возникнет вопрос, если инвестор вместо 5 тысяч рублей внесёт в виде вклада в уставный капитал 5 миллионов рублей, не размоет ли это доли основателей компании до мизерной величины? Нет, не размоет.

По закону номинальная стоимость доли, приобретаемой и оплачиваемой инвестором (в нашем случае 5 тысяч рублей), не должна быть больше стоимости вклада инвестора. То есть вклад (инвестиции) в этой ситуации может быть любой величины, главное — не меньше 5 тысяч рублей. Всё, что больше 5 тысяч рублей, на размер увеличения уставного капитала не влияет и заводится в компанию без негативных юридических последствий.

Внимание! При этом размер приобретаемой доли (5%), её номинальная стоимость (5 тысяч рублей) и размер вклада (5 миллионов рублей) обязательно должны быть указаны в оформляемых документах (это строгое правило).

Способ № 2. Купля-продажа доли в компании

Существует два вида выкупа доли в компании: кэш-ин (cash-in) и кэш-аут (cash-out).

Кэш-ин – когда деньги от продажи доли попадают в компанию (идут на её развитие). Кэш-аут – когда деньги от продажи доли попадают в распоряжение продавшего её участника и не идут на развитие компании.

Поскольку смысл инвестиций заключается в том, что они идут на развитие бизнеса, то и говорить здесь имеет смысл только о купле-продаже доли по модели кэш-ин. Однако по этой модели возможна купля-продажа только так называемой «казначейской доли». Все остальные случаи не гарантируют заведение инвестиций внутрь компании.

Казначейская доля — это доля в компании (ООО), принадлежащая самой компании (ООО).

Казначейская доля возникает, например, когда кто-либо из участников выходит из компании и его доля не распределяется между остальными участниками. В этом случае доля попадает во владение самой компании.

Согласно закону, казначейская доля может принадлежать компании не дольше одного года. За это время она должна быть либо распределена между участниками компании пропорционально их долям, либо погашена (путём соразмерного уменьшения уставного капитала), либо продана какому-либо лицу.

Купля-продажа казначейской доли идеально подходит для заведения инвестиций кэш-ин, поскольку в сделке покупателем является инвестор, а продавцом – сама компания. Таким образом, денежные средства, вырученные от продажи казначейской доли (инвестиции), поступают в компанию и идут на её развитие.

Конечно, у стартапов далеко не всегда имеется в распоряжении казначейская доля, что значительно затрудняет использование этого способа заведения инвестиций. Однако казначейскую долю можно получить «искусственно», введя и выведя из компании какое-либо дружественное лицо. Конечно, эта манипуляция таит в себе некоторые корпоративно-правовые риски, но она не противоречит закону и при должном мастерстве сопровождающих юристов не повлечёт никаких негативных юридических последствий.

Способ № 3. Предоставление инвестиций по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

В этом случае стартап и инвестор соединяют свои вклады (исключительные права на программу ЭВМ, товарный знак, ноу-хау, деловую репутацию, деловые связи, денежные инвестиции и так далее) и совместно реализуют проект. Особенностью данного вида совместной деятельности является то, что её участниками могут быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.

Справедливости ради нужно отметить, что вклад инвестора (инвестиции) в этом случае идёт не на развитие самой компании (как юридического лица), а на развитие проекта. В этом есть плюсы, поскольку инвестор не получает долю в компании и не приобретает корпоративный контроль, то есть не влияет на принятие решений внутри компании.

Прибыль проекта делится между стартапом (как основным юридическим лицом) и инвестором (инвесторами) в соответствии с договором простого товарищества. Иные вопросы, возникающие в процессе совместной деятельности, также разрешаются в соответствии с указанным договором.

Этот способ инвестирования имеет свои плюсы и минусы, но всё же не распространён в настоящее время на рынке. Однако учитывать его как один из возможных вариантов стоит.

Способ № 4. Заём

На самом деле, я не считаю заём самостоятельным способом инвестирования, поскольку для меня инвестор – это лицо, заинтересованное прежде всего в развитии бизнеса, а не только в возврате и приумножении вложенного. В случае с займом заинтересованность инвестора заключается лишь в возврате средств и получении процентов, а сам источник денег его особо не интересует (возврат долга и уплата процентов здесь могут быть обеспечены за счёт перекредитования, например).

При этом заведение средств в проект в виде займа вполне можно использовать как дополнение к способам инвестирования №1 или №2. В этом случае инвестор распределяет риски посредством комбинирования способов финансирования проекта.

Будьте осторожны при выборе кандидатуры инвестора и подписании инвестиционных документов. Для того чтобы избежать в будущем долгих и нудных юридических конфликтов с инвестором, снижайте риски с помощью таких юридических инструментов, как опционы, корпоративные договоры и прочее.

Источник

Кому принадлежат исключительные права на приложение

Рассмотрим один из важных вопросов создания IT-продукта – кому принадлежат права на IT-продукты и когда они переходят от разработчика к заказчику. Мы в SimbirSoft сейчас разрабатываем более 100 проектов, и при заключении каждого договора наша обычная практика – наиболее точно отразить потребности клиента и наши обязательства. В этой статье мы предлагаем проанализировать кейсы из практики и определить, какие условия следует включить в договор – с точки зрения как разработчика, так и заказчика.

Заказывая разработку или модернизацию своего IT-продукта, бизнес получает от подрядчика результат его интеллектуальной деятельности (далее – РИД), в соответствии с пунктом 1 статьи 1225 и пунктом 4 статьи 1260 ГК РФ.

Результаты IT-разработки (программы для ЭВМ) – это объекты авторских прав (статья 1261 ГК РФ). Правообладатель приложения вправе использовать их для собственных нужд, продавать, передавать в залог, вносить в уставный капитал, разрешать использовать другим лицам или найти иное применение по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом (статья 1229 ГК РФ).

На основании положений пункта 1 статьи 1296 ГК РФ исключительное право на результат IT-разработки, созданный по договору, принадлежит заказчику, если договором между разработчиком и заказчиком не предусмотрено иное.

В то же время законодатель в пункте 2 статьи 1296 ГК РФ диспозитивно закрепляет за разработчиком право использовать созданное им программное обеспечение на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 22.07.2019 №С01-620/2019 по делу №А17-2656/2018 (https://kad.arbitr.ru/Card/9066a98e-96e6-4cec-892f-f7fab1b554da) постановил, что заключать специальный лицензионный договор в этом случае не нужно, и исполнитель вправе использовать созданное им произведение в своей деятельности (в том числе в целях рекламы и продвижения оказываемых им услуг), но не распространять его и, тем более, не заключать в отношении него лицензионные договоры.

Вывод: если договором на разработку приложения не предусмотрено иное, исключительное право на него по умолчанию принадлежит заказчику. IT-разработчик вправе только использовать приложение для своих нужд, исключая распространение, заключение лицензионных договоров и прочее.

Пункт 1 статьи 1296 ГК РФ предлагает урегулировать вопрос о переходе исключительного права непосредственно в договоре, определив, например, что исключительное право на приложение принадлежит только разработчику, или, например, заказчику и разработчику совместно.

Также законодатель сохраняет право сторонам договора самостоятельно определить, с какого момента исключительное право на разработку переходит к заказчику. На практике чаще всего встречаются случаи, когда:

• Моментом перехода исключительного права к заказчику считается момент сдачи-приемки результата разработки по акту приема-передачи. И тогда заказчик не будет считаться обладателем исключительного права до тех пор, пока стороны не составят и не подпишут такой акт.
• Исключительное право возникает у заказчика не только с момента сдачи-приемки, но и с момента полной оплаты работ (услуг). В этом случае исключительное право перейдёт к заказчику только тогда, когда он исполнит обязательства по оплате и приемке в полном объеме.

В этих случаях составление акта приема-передачи исключительного права отдельно от акта приема-передачи результата разработки с целью дополнительной фиксации момента перехода исключительного права не требуется (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2011 г. по делу №А40-85179/2010 https://kad.arbitr.ru/Card/e9fb8320-9122-4569-a161-a2b6fce1719c).

Суд по интеллектуальным правам в своем Постановлении от 25.02.2019 г. №А72-7169/2017 (https://kad.arbitr.ru/Card/b4005043-2271-4998-bbc8-6d8708ef3d89) постановил, что если стороны договора согласовали момент перехода исключительных прав на программное обеспечение к заказчику после оплаты и подписания им акта приема-передачи, не смотря на обременение исключительного права залогом третьего лица или регистрацию исполнителем (разработчиком) права на программу в Роспатенте, исключительное право принадлежит заказчику, исполнившему обязательства надлежащим образом.

Суды едины во мнении, что указание в договоре связи момента перехода исключительных прав с моментом оплаты и(или) приема результата работ (услуг) соответствует общему правилу пункта 1 статьи 1296 ГК РФ, предоставляющего право сторонам договора определять по собственному усмотрению как факт, так и момент перехода исключительного права от исполнителя к заказчику (пр.: Постановление Суда по интеллектуальным правам от 6 июня 2019 г. по делу №А55-20118/2017 https://kad.arbitr.ru/Card/1655da45-e0be-482c-8dcf-8cb89ac6b211).

Однако, сторонам договора на разработку программного обеспечения следует учесть, что положения статьи 1296 ГК РФ применяются только к случаям, когда исполнителем выступает лицо, которое автором приложения не является (п. 107 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»). Если на стороне исполнителя выступает автор, то отношения сторон будут регулироваться статьей 1288 ГК РФ (договор авторского заказа).

Рассмотрим условия договора, которые помогут защитить интересы заказчика, желающего стать обладателем исключительных прав на Приложение.

• Во-первых, рекомендуем прямо предусмотреть в договоре с разработчиком, что исключительные права на все созданные в ходе выполнения работ результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме принадлежат Заказчику с момента создания.

Моментом создания, как правило, будет считаться дата подписания акта приема-передачи результатов работ, включающих РИД.

При этом можно особо оговорить, что права на промежуточные результаты работ, черновики также принадлежат Заказчику.

Если Заказчик не хочет, чтобы разработчик мог использовать Приложение в своих интересах, он может включить в договор данный запрет. Например: «Исполнителю запрещено использование без письменного согласия Заказчика полученных результатов работ в собственных целях или в интересах третьих лиц».

В противном случае, компания-разработчик вправе будет использовать Приложение для собственных нужд на условиях простой неисключительной лицензии.

• Во-вторых, желательно при заключении договора с компанией-разработчиком позаботиться о «чистоте» прав на разрабатываемое Приложение.

Для этого можно воспользоваться механизмом заверения об обстоятельствах, заложенном в ст. 431.2 ГК РФ, и закрепить в договоре следующие гарантии разработчика:

разработчик гарантирует, что при выполнении работ не были нарушены исключительные права третьих лиц и дальнейшее использование Заказчиком результата работ не будет нарушать прав третьих лиц;

разработчик гарантирует, что надлежащим образом обеспечил переход исключительных прав от авторов, принимавших участие в разработке.

Первое условие означает, что при использовании стороннего ПО, разработчик должен обладать всеми правами на такое использование на основании лицензии или по иным основаниям.

При этом условия лицензии также не должны налагать на заказчика какие-то ограничения по использованию Приложения. Например, в случае включения в Приложение участков кода «свободного» ПО, распространяемого по публичной лицензии GNU GPLv2, при распространении своего Приложения заказчик должен будет полностью раскрыть исходный код, а также предлагать любому третьему лицу передать копию исходного кода на условиях лицензии GPLv2.

Второе условие подразумевает, что разработчик программного обеспечения на заказ в соответствии с требованиями законодательства заключил необходимые договоры с авторами и выплатил им вознаграждение.

В случае нарушения данных гарантий разработчик согласно действующему законодательству обязан будет компенсировать убытки заказчика. Помимо этого, в договоре стороны вправе предусмотреть выплату неустойки в качестве меры ответственности.

Выше были приведены условия, защищающие Заказчика. А на что нужно обратить внимание разработчику при заключении договора?

Как правило, компании, разрабатывающие Приложения на заказ, не заинтересованы в дальнейшем использовании результатов разработки.

Поэтому в договоре можно определить принадлежность исключительных прав заказчику с момента их создания.

В некоторых случаях разработчику может быть интересно сохранение за собой возможности использования Приложения для собственных нужд на условиях безвозмездной неисключительной лицензии, например, для обучения своих сотрудников.

Какую еще выгоду можно извлечь разработчику при формулировании условий об исключительных правах?

Если в договоре на разработку предусмотрена частичная или полная постоплата, то снизить риск возникновения дебиторской задолженности поможет привязка перехода исключительных прав к факту оплаты работ.

Рассмотрим ситуацию, когда разработчик уже передал разработанное Приложение заказчику, но не получил оплату, при этом заказчик уже начал использовать продукт.

Если договор содержит условие, что исключительные права переходят к заказчику с момента полной оплаты результата работ, то, при наличии дебиторской задолженности, будет иметь место незаконное использование Заказчиком результата работ, и у разработчика появляется дополнительный инструмент, позволяющий добиться от заказчика оплаты.

Разработчик может обратиться к заказчику с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав, если заказчик не произвел оплату, и исключительные права в силу договора остались у разработчика. А следовательно, используя Приложение, заказчик нарушает исключительные права разработчика.

В деле № А55-20118/2017 (https://kad.arbitr.ru/Card/1655da45-e0be-482c-8dcf-8cb89ac6b211) разработчик интернет-сайта так и поступил, добившись взыскания с ответчика не только стоимости работ, но и компенсации за нарушение исключительных прав.

При заказной разработке IT-продукта важно тщательно подойти к составлению договора и определить как сроки разработки, технические требования к ПО и условия оплаты, так и условия об исключительных правах на приложение. Такой подход позволит разработчику и заказчику минимизировать риски в случае урегулирования споров об исключительных правах на ПО и претензий третьих лиц.

Надеемся, что этот материал был для вас полезен. Статья подготовлена юридической службой SimbirSoft.

С помощью IT-продуктов бизнес решает самые разные задачи, например, ритейлеры формируют новые каналы продаж, а банки обеспечивают надежную работу внутренних систем. Заказывая услуги по созданию ПО, наши клиенты могут быть уверены в законности дальнейшего использования разработанных нами IT-продуктов и их юридической чистоты, поскольку для нас интересы заказчика всегда на первом месте.

Источник